Afvisning af sag om ophævelse af varemærke, da Ankenævnet ikke havde truffet realitetsafgørelse

Sagen omhandler en deldom fra Sø- og Handelsretten vedrørende en tvist mellem Vertiv Group Corporation (Vertiv) og Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet). Kernen i sagen er, hvorvidt Ankenævnets beslutning om at afslutte en klagesag uden realitetsbehandling skal hjemvises til fornyet behandling, og om Ankenævnet skal pålægges at underrette WIPO om en varemærkeregistrerings ugyldiggørelse.

Sagens Baggrund

Vertiv er indehaver af ordmærket "VERTIV", registreret i flere Nice-klasser. En anden part, Henrik Friis Juhl, registrerede ordmærket "VERVIG" i 2017 for visse tjenesteydelser i Nice-klasse 42. Vertiv indgav den 31. august 2021 en anmodning til Patent- og Varemærkestyrelsen om ophævelse af "VERVIG" på grund af forvekslingsrisiko. Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 22. juni 2022 afgørelse om delvis ophævelse af "VERVIG" for specifikke tjenesteydelser i klasse 42, men opretholdt registreringen for de resterende ydelser.

Vertiv klagede den 19. august 2022 over denne afgørelse til Ankenævnet. Samtidig indgav Vertiv den 30. august 2022 en ny anmodning til Patent- og Varemærkestyrelsen om ophævelse af "VERVIG" i sin helhed på grund af manglende brug. Vertiv anmodede Ankenævnet om at sætte klagesagen i bero, indtil afgørelse om manglende brug forelå.

Den 1. maj 2023 ophævede Patent- og Varemærkestyrelsen "VERVIG" i sin helhed på grund af manglende brug, jf. Varemærkeloven § 25, stk. 1 og § 10 c, stk. 1. Som følge heraf traf Ankenævnet den 23. august 2023 afgørelse om at afslutte Vertivs klagesag uden realitetsbehandling, da forudsætningen for en afgørelse ikke længere var til stede, idet varemærket var ophævet.

Parternes Anbringender

Vertivs Påstande

Vertiv påstod hjemvisning af sagen til Ankenævnet for realitetsbehandling og subsidiært, at Ankenævnet skulle pålægges at underrette WIPO om, at varemærkeregistreringen "VERVIG" var ugyldiggjort med virkning fra 3. november 2016 for de omstridte tjenesteydelser.

Vertiv argumenterede for, at:

• Ankenævnet er retligt forpligtet til at realitetsbehandle appellen, da ugyldiggørelsessagen (pga. forvekslingsrisiko) blev indledt før ophævelsesbegæringen (pga. manglende brug).
• En ugyldiggørelse på grund af forvekslingsrisiko ville have virkning ex tunc (fra ansøgningsdatoen), jf. Varemærkeloven § 28, stk. 1 og § 32, stk. 2, hvilket er en anden og mere gunstig retsvirkning end en ophævelse på grund af manglende brug, som har virkning ex nunc (fra anmodningsdatoen), jf. Varemærkeloven § 25, stk. 1 og § 32, stk. 1.
• Den ex tunc virkning er afgørende for at opnå en "central attack" effekt på den internationale varemærkeregistrering i henhold til Madridprotokollens artikel 6.
• Ankenævnet har ikke lovhjemmel til at afskære realitetsbehandlingen af en rettidigt indgivet klage.
• Der foreligger sagsbehandlingsfejl, herunder manglende underretning af WIPO om den delvise ugyldiggørelse.
• Patent- og Varemærkestyrelsen har pligt til at meddele WIPO om ugyldiggørelse af en basisansøgning, jf. Varemærkeloven § 52.

Ankenævnets Påstande

Ankenævnet påstod frifindelse og gjorde gældende, at:

• Der ikke er retligt grundlag for at genoptage ankesagen, da varemærkeregistreringen ikke længere eksisterer.
• En realitetsbehandling ville kræve en "retlig fiktion", da Ankenævnet skulle vurdere gyldigheden af et ikke-eksisterende varemærke.
• Hverken Varemærkeloven § 46 eller ankenævnsbekendtgørelsen indeholder et krav om, at afgørelsen, der prøves i ankeinstansen, skal angå en eksisterende rettighed.
• Ankenævnet har ingen meddelelsespligt over for WIPO; denne pligt påhviler Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. Varemærkeloven § 52.
• Vertivs anmodning om berostillelse af sagen var årsag til, at varemærket blev ophævet på grund af manglende brug, og Vertiv var bekendt med konsekvenserne heraf.

Sø- og Handelsretten fandt, at Vertivs påstande ikke kunne tages til følge.

Retten lagde vægt på, at varemærkeregistreringen "VERVIG" var blevet ophævet i sin helhed på grund af manglende brug. Dette betød, at der ikke længere forelå en afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende et eksisterende varemærkes gyldighed, som Ankenævnet kunne behandle. En realitetsbehandling af Vertivs klage ville derfor alene ske på et hypotetisk grundlag, hvilket der ikke er hjemmel til.

Vedrørende påstanden om underretning til WIPO fastslog retten, at pligten til at meddele den internationale varemærkemyndighed (WIPO), at en basisansøgning er erklæret ugyldig, påhviler Patent- og Varemærkestyrelsen i henhold til Varemærkeloven § 52, jf. Madridprotokollens artikel 6, stk. 4. Ankenævnet behandler alene klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. Varemærkeloven § 46. Der var derfor ikke grundlag for at pålægge Ankenævnet en meddelelsespligt eller at pålægge Ankenævnet at bede Patent- og Varemærkestyrelsen om at underrette WIPO.

THI KENDES FOR RET: Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes for Vertiv Group Corporations påstand 1.1 og 1.2.

Del-dommen er anket til Vestre Landsret den 24. juni 2024.Del-afgørelsen truffet i Vestre Landsret den 8. august 2024.