Sag om midlertidigt forbud vedrørende varemærkekrænkelse af transdermalt plaster til behandling af Alzheimers sygdom

Sagen omhandlede en anmodning fra Novartis AG og Novartis Healthcare A/S (herefter samlet "Novartis") om nedlæggelse af et midlertidigt forbud mod Orifarm Generics A/S (herefter "Orifarm"). Forbuddet skulle forhindre Orifarm i at udbyde, markedsføre, distribuere og sælge transdermale plastre, der angiveligt krænkede Novartis' varemærkeret til deres Exelon-plaster.

Novartis' påstande

Novartis gjorde gældende, at:

• De havde en gyldig varemærkeret til Exelon-plasterets udseende, dels baseret på EU-varemærkeregistrering (CTM-nr. 11293362), dels på omfattende brug, jf. Varemærkeloven § 3.
• Plasterets udseende (firkantet beskyttende lag, hudfarvet rundt plaster, 15 små prikker, hvid stribe) var særpræget og ikke udelukkende teknisk betinget.
• Orifarms Orivast-plaster krænkede Novartis' varemærkeret, jf. Varemærkeloven § 4.
• Orifarms markedsføring af Orivast udgjorde en overtrædelse af god markedsføringsskik og snyltning på Novartis' renommé, jf. Markedsføringsloven § 1 og § 18.
• Der var en betydelig risiko for forveksling blandt den relevante kundekreds (speciallæger, sygeplejersker, pårørende), som ville associere Orivast med Novartis' produkt.
• Betingelserne for nedlæggelse af midlertidigt forbud efter Retsplejeloven § 413, stk. 1-3 var opfyldt, herunder at Novartis' ret ville forspildes ved at afvente en hovedsag.

Orifarms påstande

Orifarm påstod frifindelse og gjorde gældende, at:

• Novartis' varemærke var ugyldigt, da plasterets udseende udelukkende var et resultat af en teknisk funktion, jf. Varemærkeloven § 2, stk. 2.
• Plasteret manglede særpræg, jf. Varemærkeloven § 2, stk. 1, hvilket var bekræftet af tidligere afgørelser fra OHIM, Ankenævnet for Patenter og Varemærker samt Sø- og Handelsretten i en tidligere sag.
• De små prikker på plasteret havde en teknisk funktion (forhindring af "cold-flow"-effekt).
• Den relevante kundekreds ville lægge vægt på lægemidlets navn og pakningsudformning frem for plasterets udseende.
• Kravet om nødvendighed for forbud efter Retsplejeloven § 413, nr. 2 ikke var opfyldt, da det omstridte Orivast-plaster (den gamle version) ikke havde været markedsført siden august 2014 og ikke ville blive genintroduceret. Orifarms administrerende direktør havde erklæret dette under strafansvar.
• Novartis manglede retlig interesse i at opnå forbud mod et produkt, der ikke længere var på markedet eller blev produceret.

Sø- og Handelsretten frifandt Orifarm Generics A/S.

Retten lagde vægt på, at det omstridte Orivast-plaster (den udgåede version) ikke havde været markedsført i Danmark siden den 6. august 2014, og at producenten havde indstillet produktionen af dette plaster. Orifarms administrerende direktør havde desuden under strafansvar erklæret, at Orifarm ikke fremover ville importere, sælge eller markedsføre det udgåede plaster.

Under disse omstændigheder fandt retten, at Novartis hverken havde godtgjort eller sandsynliggjort, at muligheden for at opnå sin ret ville forspildes ved at afvente tvistens retlige afgørelse ved almindelig rettergang, jf. Retsplejeloven § 413, nr. 3.

Novartis AG og Novartis Healthcare A/S blev pålagt in solidum at betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til Orifarm Generics A/S, forrentet efter rentelovens § 8 a.

Sagsomkostningsspørgsmålet har været kæret til Østre Landsret og er delvist ændret. Østre Landsrets kendelse af 7. april 2016 (sagsnr.: B-467-16)