Administrativ ophævelse af varemærket "L'ITALIANA pasta ZARA" grundet manglende reel brug

Parternes argumenter om mærkets særpræg

Klageren gjorde gældende, at ovalen med teksten "PASTA ZARA" var det dominerende og særpregede element, der sikrede varemærkets oprindelsesfunktion. Derfor mente klageren, at brugen faldt ind under Varemærkeloven § 25, stk. 2, nr. 1, der tillader brug i en form, der ikke væsentligt afviger fra den registrerede form.

Modparten og styrelsen argumenterede derimod for, at helhedsindtrykket blev ændret markant, når de figurlige elementer og ordelementet "L'ITALIANA" blev fjernet eller erstattet. De henviste til, at fjernelsen af elementer, der fylder en væsentlig del af mærket, ændrer dets særpræg i strid med Varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, litra a.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om at ophæve varemærket i sin helhed. Nævnet konstaterede indledningsvis, at det lå uden for deres kompetence at tage stilling til de sagsbehandlingsmæssige klager vedrørende styrelsens håndtering, jf. Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 1.

Vedrørende spørgsmålet om brugspligt tiltrådte Ankenævnet vurderingen af, at mærket ikke var taget i brug i en form, der ikke væsentligt afviger fra den registrerede form, jf. Varemærkeloven § 30, stk. 1, jf. Varemærkeloven § 28, stk. 2. Nævnet udtalte:

"Ankenævnet kan dog tiltræde styrelsens vurdering af, at der i helhedsindtrykket er så væsentlige forskelle mellem det angrebne mærke og den brug af klagers mærker, som er fremlagt, at den blotte gentagelse af det nævnte mærkeelement ikke i sig selv kan anses for at være tilstrækkeligt til, at brugspligten er opfyldt."

Som følge heraf blev designeringen af varemærket i Danmark ophævet.

Philip Morris’ Hovedargumenter

Philip Morris gjorde gældende, at det ansøgte mærke, der bestod af et specifikt design og en farvekombination, havde opnået særpræg gennem indarbejdelse som følge af intensiv og omfattende brug i Danmark og EU. De hævdede, at mærket i betydelig grad adskilte deres produkter fra konkurrenternes og var blevet genkendt af den relevante kundekreds.

Philip Morris fremlagde omfattende dokumentation, herunder:

• Markedsføringsmateriale og reklamebudgetter, der viste store investeringer.
• Salgstal og markedsandele i Danmark og Norden.
• Forbrugerundersøgelser, der angiveligt påviste en høj genkendelsesgrad af mærket som værende et Philip Morris produkt.

Sagsøger gjorde gældende, at: "Det ansøgte mærke har opnået det fornødne særpræg gennem intens markedsføring og brug, hvorfor registrering ikke kan afvises alene på baggrund af de absolutte registreringshindringer i Varemærkeloven."

Ankenævnets Hovedargumenter

Ankenævnet krævede frifindelse, idet de fastholdt, at det ansøgte mærke var en simpel kombination af almindelige geometriske elementer og farver, som ikke umiddelbart adskilte sig fra, hvad der var sædvanligt i tobaksbranchen. Derfor fandtes det ikke at have et iboende særpræg.

Ankenævnet bestred desuden, at Philip Morris havde ført tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse i Danmark i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 2:

• De indsendte forbrugerundersøgelser blev kritiseret for at være mangelfulde i deres udformning og ikke entydigt dokumenterede genkendelse af mærket som varemærke i Danmark.
• Salgs- og markedsføringsdata var primært rettet mod international brug og kunne ikke direkte overføres til at dokumentere indarbejdelse specifikt på det danske marked.
• Det blev fremhævet, at særpræget skulle vurderes ud fra den gennemsnitlige forbrugers opfattelse af mærket i forhold til de varer, mærket dækkede.

Sagen krævede således en detaljeret vurdering af dokumentationsbyrden for indarbejdelse for at overvinde den oprindelige mangel på særpræg.