Varemærkeret: Forvekslelighed mellem "SMIL" og "SMILEY" - Kraft Foods AS mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Sagen omhandlede, hvorvidt ordmærket og figurmærket "SMIL" tilhørende Kraft Foods AS var til hinder for registrering af ordmærket "SMILEY" tilhørende The Smiley Company SPRL for en række varer i Nice-klassifikationens klasse 30 (konditori- og konfekturevarer, chokolade mv.).

Baggrund

Kraft Foods AS er indehaver af varemærket SMIL (ordmærke, registreret 1991) og figurmærket SMIL (registreret 2007, brugt siden 1935) for varer i klasse 30. The Smiley Company SPRL ansøgte i 2001 om registrering af varemærket SMILEY for en række varer og tjenesteydelser, herunder i klasse 30, med prioritet fra 24. juli 1997.

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog oprindeligt SMILEY-registreringen i 2007 på grund af forvekslelighed med SMIL. Ankenævnet for Patenter og Varemærker omgjorde dog denne afgørelse i 2008 og tillod registrering af SMILEY. Kraft Foods gjorde herefter indsigelse mod gyldigheden af den registrerede SMILEY-mærke.

Parternes påstande

• Kraft Foods AS (Sagsøger):
  • Principalt: Ankenævnet skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 2008 03157 SMILEY nægtes registrering for en række specifikke varer i klasse 30.
  • Subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at SMILEY nægtes registrering for en eller flere af de nævnte varer.
  • Kraft Foods gjorde gældende, at SMILEY er forveksleligt med SMIL i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.
  • De påstod endvidere, at SMIL var velkendt i Danmark før 24. juli 1997 og derfor nød udvidet beskyttelse i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1.
• Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Modpart):
  • Principalt: Frifindelse.
  • Subsidiært: Hjemvisning til fornyet administrativ behandling, hvis retten fandt forvekslelighed.
  • Ankenævnet anførte, at Kraft Foods ikke havde dokumenteret, at SMIL var velkendt i Danmark før 24. juli 1997.

Vurdering af velkendthed og forvekslelighed

Styrelsen og Ankenævnet vurderede, at det fremlagte materiale (salgstal, fakturaer, reklamer, AC Nielsen-undersøgelse, brancheerklæring) ikke tilstrækkeligt dokumenterede, at varemærket SMIL var velkendt i Danmark før den 24. juli 1997. Materialet var enten fra efter prioritetsdatoen eller manglede tilstrækkelig information om udbredelse.

Ved forvekslelighedsvurderingen blev der foretaget en helhedsbedømmelse af mærkerne SMIL og SMILEY:

Kraft Foods fremhævede, at SMIL er et specialiseret produkt med unik smag og et velkendt mærke, der markedsføres sammen med chokoladebarer. Ankenævnet mente, at SMIL havde et beskedent særpræg og derfor kun burde nyde begrænset beskyttelse.

Sø- og Handelsretten fandt, at Kraft Foods ikke havde dokumenteret, at varemærket SMIL var velkendt i Danmark før den 24. juli 1997, og at det derfor ikke nød udvidet beskyttelse i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1.

Retten vurderede herefter, om registrering af varemærket SMILEY skulle udelukkes på grund af forvekslelighed i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.

Rettens helhedsvurdering

• Fonetisk: Mærkerne SMIL og SMILEY udtales på henholdsvis dansk og engelsk. Retten lagde vægt på, at en overvejende del af den danske befolkning har kendskab til engelsk, og at den gennemsnitlige forbruger vil lægge vægt på det lydlige indtryk. Dette medfører en stor auditiv forskel.
• Begrebsmæssigt: Mærkerne associerer til noget forskelligt, selvom begge relaterer sig til "at smile".
• Visuelt: Mærkerne ligner visuelt hinanden, da de indeholder de samme fire bogstaver "SMIL", hvilket kan føre til fejl.

Efter en samlet helhedsvurdering, og med særligt hensyn til de auditive forskelle, fandt retten, at der ikke var risiko for forveksling mellem de to mærker. Dette gjaldt, selvom graden af visuel lighed mellem mærkerne kan have betydning for varer som chokolade, hvor køberen normalt opfatter mærket visuelt i købssituationen.

Afgørelse

Ankenævnet for Patenter og Varemærker blev frifundet. Kraft Foods AS blev pålagt at betale sagsomkostninger på 30.000 kr. til Ankenævnet.

Sagen er anket til Højesteret (HR 347/11) den 17. december 2012. Sagen er sluttet i Højesteret den 24. februar 2014 ved at sagen hæves.