Varemærkeretssag: Patrafee AB mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker vedrørende forvekslingsrisiko mellem PATRAFEE og PATRADE A/S

Sagen omhandlede en tvist om varemærkeregistrering og forvekslelighed mellem Patrafee AB's eksisterende varemærker PATRAFEE og PATRAWIN og Patrade A/S' ansøgte varemærke PATRADE A/S. Patrafee AB, etableret i 1978, specialiserer sig i administration og fornyelse af immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og domænenavne, samt konkurrentovervågning. De tilbyder også datasystemet "PatraWin". Patrade A/S, stiftet i 1995, er et patent- og varemærkebureau, der yder rådgivning og administration af immaterielle rettigheder, herunder betaling af afgifter. Deres primære fokus er strategisk rådgivning, men de varetager også administrative opgaver som en sekundær ydelse.

Sagens historik

Patrade A/S ansøgte i 1995 om registrering af ordmærket PATRADE. Patrafee AB afviste at give samtykke, da de fandt mærket for tæt på deres egne. Patentdirektoratet (nu Patent- og Varemærkestyrelsen) fastholdt, at mærkerne var forvekslelige. I 1999 anmodede Patrafee AB Patrade A/S om at ophøre med krænkelsen, hvilket blev afvist. I 2001 indledte Patrafee AB en retssag i Sverige, som de tabte i både Tingsrätten og Hovrätten, da de svenske domstole ikke fandt forvekslingsrisiko.

I 2002 ansøgte Patrade A/S igen om registrering af figurmærket PATRADE A/S for ydelser i klasse 35 og 42. Patrafee AB gjorde indsigelse mod registreringen. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for visse ydelser i klasse 35, men opretholdt den for andre ydelser i klasse 35 og alle ydelser i klasse 42, med henvisning til Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.

Patrade A/S indbragte afgørelsen for Patentankenævnet, som i 2006 bestemte, at sagen skulle tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på endelig registrering af PATRADE A/S, da Ankenævnet fandt, at mærkerne adskilte sig visuelt, auditivt og begrebsmæssigt, og der derfor ikke var risiko for forveksling.

Forvekslelighedsvurdering

Patrafee AB anførte, at Ankenævnets afgørelse var forkert, og at mærkerne var forvekslelige, især visuelt, da de deler de første fem bogstaver og to stavelser. De henviste til tidligere afgørelser, hvor lignende mærker blev anset for forvekslelige. Auditivt mente de, at mærkerne også var forvekslelige, selvom udtalen kunne variere. Begrebsmæssigt fandt de mærkerne tæt på hinanden, da de begge er kunstord med suggestive referencer til patent og varemærke.

Patrade A/S og Ankenævnet bestred forveksleligheden. De fremhævede, at Patrafee AB's ydelser primært er administrative, mens Patrade A/S' primære ydelser er strategisk rådgivning, selvom der er visse overlap. De argumenterede for, at kundekredsen, som primært består af erhvervsvirksomheder, er vant til at skelne mellem lignende navne, især da engelsk er det dominerende sprog i branchen. De anførte, at de fremlagte eksempler på forvekslinger i høj grad var ekspeditionsfejl og ikke udtryk for reel kommerciel forveksling.

Passivitet og brugspligt

Patrade A/S gjorde gældende, at Patrafee AB havde udvist rettighedsfortabende passivitet i henhold til Varemærkeloven § 9, da de havde kendt til Patrade A/S' brug af mærket siden 1995, men ikke havde handlet tilstrækkeligt for at forhindre brugen. Patrafee AB bestred passivitet og henviste til deres tidligere protester og den svenske retssag. De anførte, at Patrade A/S havde handlet i ond tro ved at fortsætte brugen trods afslag på samtykke.

Ankenævnet havde anført, at kravene til brug af mærket PATRAWIN i Danmark ikke var opfyldt i den relevante 5-års periode, jf. Varemærkeloven § 25, stk. 1, og at mærket derfor ikke skulle indgå i forvekslelighedsvurderingen. Patrafee AB bestred dette og henviste til, at mærket var blevet brugt, omend ikke med stor succes.

Sø- og Handelsretten afgjorde sagen med stemmeflertal.

Procedurale spørgsmål

Retten tog ikke Patrade A/S' passivitetsanbringende under påkendelse, da det ikke var gjort gældende af Ankenævnet, som Patrade A/S støttede som biintervenient i medfør af Retsplejeloven § 252, stk. 1. Retten fandt, at en biintervenient ikke kan fremsætte et selvstændigt anbringende, som den støttede part ikke ønsker at gøre gældende. Derudover fandt retten, at Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet ikke havde hjemmel til at medinddrage spørgsmål om passivitet i en indsigelsessag, da Varemærkeloven § 23 ikke indeholder en henvisning til Varemærkeloven § 9, i modsætning til Varemærkeloven § 28, stk. 5 om ophævelsessager.

Retten fandt heller ikke, at ordmærket PATRAWIN havde været brugt som angivet i Varemærkeloven § 25, stk. 1, og mærket indgik derfor ikke i grundlaget for rettens afgørelse.

Forvekslelighedsvurdering

Med hensyn til mærkernes forvekslelighed var der uenighed i retten:

Efter stemmeflertallet blev Patrafee AB's subsidiære påstand taget til følge.

Afgørelse

Ankenævnet for Patenter og Varemærker blev tilpligtet at anerkende, at varemærkeregistreringen VR 2002 03364 PATRADE A/S nægtes registrering for: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker, design og domænenavne samt konkurrentovervågning.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Patrafee AB. Patrade A/S skal som biintervenient betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til Patrafee AB.

Sagen er anket til Højesteret den 17. marts 2010. (HR 57/10).Sagen er sluttet ved Højesteret den 16. juli 2010.