Varemærkeret: PRINCE for cigaretter vs. PRINCE for kiks – Utilbørlig udnyttelse og skade på særpræg/renommé

Sagen omhandlede en tvist om varemærkeregistrering af ordmærket PRINCE for levnedsmidler (vareklasser 29, 30 og 32) ansøgt af General Biscuits Belgie N.V. (herefter General Biscuits). House of Prince A/S (herefter House of Prince), indehaver af ordmærket PRINCE for cigaretter (vareklasse 34), gjorde indsigelse mod registreringen.

Baggrund for Sagen

House of Prince's PRINCE-mærke for cigaretter, lanceret i 1957, var særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark med en markedsandel på over 55% og et kendskab på 98-99% i perioden 1996-1998. General Biscuits ansøgte i 1997 om registrering af PRINCE for kiks og andre levnedsmidler, hvilket blev registreret i 2005. House of Prince gjorde indsigelse med henvisning til, at brugen af et identisk yngre mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på deres mærkes særpræg og renommé, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 2 og Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1.

Patent- og Varemærkestyrelsens Afgørelse

Styrelsen fandt, at PRINCE var et velkendt varemærke for cigaretter med udvidet beskyttelse efter Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1. Dog mente styrelsen, at levnedsmidler adskilte sig betydeligt fra cigaretter, og at varerne ikke blev erhvervet i samme købssituation. Desuden var PRINCE ikke fuldstændigt entydigt forbundet med House of Prince, da der fandtes flere andre PRINCE-registreringer i varemærkeregisteret. Styrelsen afviste derfor indsigelsen.

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers Afgørelse

Ankenævnet omgjorde styrelsens afgørelse. De fandt det godtgjort, at House of Prince's PRINCE-mærke var velkendt, og at General Biscuits' brug af et identisk ordmærke for varer i klasserne 29, 30 og 32 indebar en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Ankenævnet tog klagen til følge og ophævede registreringen af General Biscuits' varemærke.

Parternes Påstande i Sø- og Handelsretten

• General Biscuits' principale påstand: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeregistrering VR 2005 00147 PRINCE skal registreres endeligt.
• General Biscuits' subsidiære påstand: Ankenævnet skal anerkende, at registreringen skal ske for vareklasse 30 for kiks.
• House of Prince's påstand: General Biscuits Belgie N.V. skal anerkende, at registreringen af varemærket VR 2005 00147 PRINCE med rette er ophævet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Parternes Argumenter

General Biscuits bestred ikke, at House of Prince's mærke var velkendt, men anførte, at dette alene ikke var tilstrækkeligt for at Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1 fandt anvendelse. Det krævede desuden, at brugen af det anfægtede mærke medførte utilbørlig udnyttelse af eller skade på House of Prince's særpræg eller renommé. De argumenterede for, at:

• Ordet PRINCE ikke i sig selv er specielt særpræget eller eksklusivt, da det anvendes af en række andre mærker på det danske marked.
• Der er ingen særlig forbindelse mellem cigaretter og levnedsmidler, og en "brand extension" fra cigaretter til fødevarer er usandsynlig.
• Cigaretmærket PRINCE har ikke et renommé i lovbestemmelsens forstand, der kan krænkes af et kiksemærke; tværtimod ville de fleste levnedsmiddelproducenter undgå association med et sundhedsskadeligt produkt.
• Skade på særpræg forudsætter, at det velkendte mærke kun indehaves af én virksomhed, hvilket ikke er tilfældet for PRINCE.

House of Prince fastholdt, at identiteten mellem mærkerne øgede risikoen for utilbørlig udnyttelse eller skade. De fremhævede PRINCE-cigaretternes høje kendskabsgrad, lange historie og status som et anerkendt kvalitetsprodukt, der blev markedsført som et livsstilsprodukt. De mente, at der var berøringsflader mellem produkterne, da begge er nydelses- og næringsmidler, sælges via samme kanaler og nydes i lignende situationer, hvilket øgede risikoen for association og dermed utilbørlig udnyttelse eller udvanding af særpræget og renomméet.

Sø- og Handelsretten fandt, at betingelserne for at nægte registrering af General Biscuits' mærke ikke var opfyldt, og gav General Biscuits medhold i deres principale påstand.

Rettens Begrundelse

Retten henviste til Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1, som udelukker registrering af et identisk eller lignende varemærke for andre varer, hvis det ældre mærke er velkendt, og brugen af det yngre mærke ville medføre utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre mærkes særpræg eller renommé. Retten fastslog, at selvom PRINCE for cigaretter er et velkendt mærke, og mærkerne er identiske, er der ikke vareartslighed mellem cigaretter og kiks.

Retten vurderede de fire betingelser for udelukkelse:

• Utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé: Retten fandt, at der ikke var risiko for utilbørlig udnyttelse. Selvom både kiks og cigaretter er nydelses- og næringsmidler, er der en betydelig afstand mellem dem på grund af tobaksrygningens sundhedsskadelige karakter. Dette gør, at et kiksemærke ikke naturligt vil drage fordel af cigaretmærkets renommé. Retten bemærkede, at PRINCE som ordmærke i sig selv ikke er af betydeligt særpræg, da det har en laudatorisk karakter og anvendes af andre producenter for forskellige varer.
• Skade på særpræg eller renommé: Retten fandt heller ingen risiko for skade på særpræget eller renomméet. Den potentielle udvanding af PRINCE-mærket, hvis kiks tillades, ville være begrænset, da mærket allerede anvendes af andre producenter. Den store forskel mellem produkterne (sundhedsskadelige cigaretter vs. chokoladekiks, ofte rettet mod børn) og deres forskellige købssituationer (ekspeditionsvare vs. selvbetjeningsvare) reducerer risikoen for, at forbrugerne vil opfatte en sammenhæng, der skader cigaretmærkets renommé.

Retten konkluderede, at der ikke var grundlag for at antage, at brugen af PRINCE for kiks ville medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det særpræg eller renommé, der er knyttet til PRINCE for cigaretter.

Afgørelse

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeregistrering VR 2005 00147 (VA 1997 05628) PRINCE skal registreres endeligt. General Biscuits Belgie N.V. frifindes for House of Prince A/S' påstand. Ankenævnet for Patenter og Varemærker og House of Prince A/S skal inden 14 dage betale 49.250 kr. i sagsomkostninger til General Biscuits Belgie N.V., forrentet efter rentelovens § 8 a.

Sagen er anket til Højesteret (HR 49/08) den 8. februar 2008 fsv. angår hovedintervienten, samt (HR 57/08) den 14. februar 2008 fsv. angår sagsøger mod sagsøgte.Sagen er sluttet i Højesteret den 24. september 2009.