Sø- og HandelsrettenSø- og Handelsretten tog stilling til, om EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV’s brug af FORZA-mærker på hjemmesiden forzaworld.com krænkede sagsøgernes ældre varemærkerettigheder, og om et midlertidigt forbud var nødvendigt. Retten fandt med stemmeflertal, at de sagsøgte ikke havde iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til at forhindre salg til Danmark, og at der var reel risiko for levering, hvilket nødvendiggjorde forbud mod en sikkerhed på 100.000 kr. Påstanden om tilbagekaldelse hos forhandlere blev afvist, og der var dissens fra dommer Agergaard, der ville frifinde.
Sports Group Denmark A/S (SGD) sælger sportstøj og -artikler. Victor Rackets Ind. Corp (VR) er en taiwansk producent af badmintonudstyr. SGD har licens fra VR til de registrerede varemærker:
Brandet FORZA blev oprindeligt anvendt af Active Sportswear Int. A/S fra 1990. SGD erhvervede rettighederne fra konkursboet i 2019.
EPC Alternative Source (Cypern) og Forza Fighting Gear BV (Holland) har samme ejer og sælger beklædning og tilbehør til kampsport. EPC er indehaver af:
I 2017-2018 korresponderede Active Sportswears varemærkerådgiver Larsen & Birkeholm A/S med EPC om registreringen af Forza Sportswear. Active Sportswear protesterede mod varemærket i klasse 25 og 28 og krævede varer slettet. Efter forhandling accepterede EPC at slette ca. 500 varer fra ansøgningen, herunder varer med relation til badminton og tennis. Morten Karlstrøm (Larsen & Birkeholm) meddelte den 6. februar 2018:
"Thank you for your confirmation. My client is very grateful for your clients cooperation in this matter, and will not file the opposition as agreed."
EPC/FFG hævdede, at denne korrespondance udgjorde en bindende sameksistensaftale, der gav samtykke til registrering og brug af FORZA-mærkerne i hele EU. SGD/VR bestred, at der var indgået en aftale om geografisk udstrækning eller brugsret, og at korrespondancen alene vedrørte en delvis registrering.
Sagen blev anlagt den 5. oktober 2021. Ved Sø- og Handelsrettens første behandling blev sagen afvist den 23. maj 2022 på grund af manglende dansk værneting. Østre Landsret ophævede afgørelsen den 28. september 2022 og hjemviste sagen til realitetsbehandling. Hovedforhandling fandt sted den 14. december 2022.
Sagsøgerne (SGD/VR) nedlagde påstand om:
De sagsøgte påstod frifindelse, subsidiært at forbud skulle betinges af en sikkerhedsstillelse på mindst 1.000.000 kr.
Sagen angik forvekslelighed efter varemærkeloven § 4, stk. 2, nr. 2 og krænkelse af markedsføringsloven § 20. Forbudsadgangen fulgte af retsplejeloven § 413, der kræver sandsynliggørelse af (1) retten, (2) at modpartens adfærd nødvendiggør forbud, og (3) at rettighedshaverens mulighed for at opnå sin ret forspildes uden forbud.
De sagsøgte gjorde gældende, at korrespondancen i 2018 indebar et udtrykkeligt samtykke efter EU-varemærkeforordningens art. 60, stk. 3, og at sagsøgerne dermed var afskåret fra at påtale brugen. Sagsøgerne bestred, at der forelå en aftale, og anførte, at samtykke efter praksis skal være klart, præcist og ubetinget, jf. bl.a. T-544/12 & T-546/12 PENSA PHARMA.
Retten lagde efter forklaringerne fra Martin Lundgaard Hansen og Morten Karlstrøm til grund:
... at der trods tilløb hertil ikke blev indgået aftale om sameksistens eller givet samtykke vedrørende varemærkernes geografiske udstrækning.
Det kunne alene lægges til grund, at de tidligere ejere gav tilladelse til en delvis registrering.
Retten fandt mærkerne forvekslelige med sagsøgernes ældre rettigheder efter varemærkeloven § 4, stk. 2, nr. 2, da ordet Forza er den primære bestanddel.
Spørgsmålet var herefter, om de sagsøgtes brug i Danmark nødvendiggjorde et forbud. Sagsøgerne fremhævede:
De sagsøgte påberåbte sig, at der ikke var sket leverancer til Danmark, og at Max Green manuelt forhindrede sådanne. De henviste til egne salgsstatistikker (Bilag D) og Google Analytics-data (Bilag E), hvor Danmark var ubetydelig.
Flertallet fandt, at de sagsøgte ikke havde iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til sikkert at forhindre salg til Danmark. De lagde vægt på, at testkøbet viste, at betaling kunne gennemføres, og at Max Green først manuelt annullerede. Der var reel risiko for levering, uanset de iværksatte foranstaltninger. Forbudsretlig passivitet kunne ikke statueres. Forudsætningerne i retsplejeloven § 413, nr. 2 og 3 var derfor opfyldt.
Dommer Agergaard fandt, at de sagsøgte havde truffet særlige foranstaltninger for at forhindre leverancer til Danmark, og at testkøbet var mislykket, da ingen varer blev leveret. Hjemmesiden rettede sig ikke mod Danmark, og forhandlingerne med Intersport/Sport2000 indebar ikke en krænkelse. Forbudsbetingelserne var derfor ikke opfyldt.
Retten (alle voterende) fandt, at der ikke var indgået bindende sameksistensaftale eller samtykke, der udstrakte sig til geografisk brug. Efter varemærkeloven § 4 var mærkerne forvekslelige. Om forbuddet var der dissens, og flertallets afgørelse blev truffet efter stemmeflertal.
Resultat:
Forbuddet indebærer, at EPC Alternative Source og Forza Fighting Gear BV i Danmark forbydes at anvende FORZA, FORZA FIGHTING GEAR og FORZA SPORTSWEAR samt tilhørende figurmærker på de angivne varer og som forretningskendetegn for detail- og engroshandel.
