Sø- og HandelsrettenJulius Sämann Ltd (JSL), indehaver af de velkendte Wunderbaum/Træ-varemærker i form af et stiliseret grantræ, anlagde sag mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at tre afgørelser, der afviste JSL's indsigelser mod varemærkeansøgninger fra Skandinavisk SR ApS (et stiliseret grantræ samt to sammensatte mærker med ordet SKÅNDINAVISK/SKANDINAVISK), var ugyldige. Sø- og Handelsretten frifandt Ankenævnet og fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte nævnets skøn om, at mærkerne ikke lignede hinanden tilstrækkeligt til at skabe "sammenhæng" efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, eller risiko for forveksling efter § 15, stk. 1, nr. 2.
Sagsøger: Julius Sämann Ltd (JSL), repræsenteret af advokat Lars Gamborg Segato.
Sagsøgt: Ankenævnet for Patenter og Varemærker, repræsenteret af advokat Sanne H. Christensen.
Sagen angår prøvelse af Ankenævnets tre afgørelser (AN 2021 00002, AN 2021 00003 og AN 2021 00004) af 10. juni 2021, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afvisning af JSL's indsigelser mod registrering af Skandinavisk SR ApS' varemærkeansøgninger VA 2019 01250, VA 2019 01254 og VA 2019 01255 ("Skandinavisk 1-3").
JSL's Træ-Varemærker (EUTM 012525507, EUTM 003071305 og EUTM 000091991) består af et grantræ set i profil, gengivet i en forholdsvis naturtro stil med grene og en bred kasseformet fod. Mærkerne er registreret for luftopfriskende præparater i klasse 3 og 5.
Skandinavisk 1 (VA 2019 01250) er et rent figurmærke: et forsimplet, stiliseret grantræ bestående af to trekanter, hvidt med tyk sort omkransning og uden fod.
Skandinavisk 2 (VA 2019 01254) og Skandinavisk 3 (VA 2019 01255) er sammensatte mærker, hvor ordet SKÅNDINAVISK/SKANDINAVISK er skrevet med blokbogstaver, og det første "A" er erstattet af det stiliserede grantræ.
Alle tre ansøgninger var for varer i klasse 3 (æteriske olier, dufte mv.) og klasse 4 (parfumerede stearinlys), hvorefter der var ubestridt varesammenfald med JSL's mærker.
Det var ubestridt mellem parterne – og lagt til grund af Ankenævnet – at JSL's Træ-Varemærker er velkendte i Danmark og EU. Den omfattende dokumentation omfattede bl.a.:
Ankenævnet havde i sine kendelser anerkendt velkendtheden, men fandt alligevel ikke, at ligheden mellem mærkerne var tilstrækkelig til at skabe den fornødne "sammenhæng".
Ankenævnets tre kendelser af 10. juni 2021 indeholdt en enslydende begrundelse, hvori nævnet redegjorde for varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og praksis fra EU-Domstolen om beskyttelse af velkendte mærker:
"Ved udmålingen af beskyttelsen efter denne bestemmelse fremgår det af praksis fra EU-Domstolen, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger 'en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem', jf. sag C-408/01, Adidas, præmis 29."
Ankenævnet fandt, at den blotte omstændighed, at begge mærker gengav et grantræ, ikke var tilstrækkelig til at skabe den krævede "sammenhæng". Nævnet fremhævede de væsentlige visuelle forskelle:
| Element | JSL's Træ-Varemærke | Skandinavisk 1 (VA 2019 01250) |
|---|---|---|
| Stil | Naturtro, tætte grene, bløde/afrundede former | Forsimplet, to trekanter, kun to "takker" |
| Detaljer | Mange grene, tydelig struktur | Ingen grene, geometrisk |
| Fod | Bred kasseformet fod | Ingen fod |
| Farve | Sort eller hvid med tynd sort omkransning | Hvid med tyk sort omkransning (giver indtryk af et træ foran et træ) |
For Skandinavisk 2 og 3 bemærkede nævnet, at grantræet indgik som et mindre iøjnefaldende element i ordmærket, hvilket mindskede en eventuel lighed yderligere.
Nævnet konkluderede derfor, at der hverken forelå den fornødne "sammenhæng" efter § 15, stk. 3, nr. 1, eller risiko for forveksling efter § 15, stk. 1, nr. 2.
JSL gjorde gældende, at Ankenævnet havde begået retlige fejl ved at stille for høje krav til lighedsvurderingen og ved ikke at tillægge Træ-Varemærkernes ekstreme velkendthed tilstrækkelig vægt. JSL's hovedsynspunkter var:
Forkert retlig test for "sammenhæng": Ankenævnet havde i realiteten foretaget en forvekslingsvurdering og ikke den lempeligere vurdering af, om der blot skabes en tankemæssig forbindelse ("sammenhæng"). JSL henviste til EU-Domstolens praksis, navnlig Intel-sagen (C-252/07), præmis 17 og 41-42, og Adidas-sagen (C-408/01).
Konceptuel lighed tilstrækkelig: Den omstændighed, at begge mærker gengiver et stiliseret grantræ, udgør i sig selv en tilstrækkelig konceptuel lighed, der – sammenholdt med varemærkernes enorme velkendthed – skaber "sammenhæng". JSL henviste til SABEL/Puma-dommen (C-251/95), hvorefter begrebsmæssig lighed kan føre til forveksling, når det ældre mærke er særligt distinktivt.
Visuel lighed: Selvom Skandinavisk 1-3 er mere forsimplet, er de visuelt lignende med trekantet form, der bliver smallere mod toppen, og sort/hvid farve. For Skandinavisk 2 og 3 skal der ses bort fra det deskriptive ordelement "Skandinavisk", så det dominerende element er grantræet.
Utilbørlig udnyttelse og skade: Hvis den fornødne "sammenhæng" anerkendes, ville brugen af Skandinavisk 1-3 medføre utilbørlig udnyttelse (free-riding) af Træ-Varemærkernes særpræg og renommé samt udvanding af disses særpræg. JSL fremlagde bl.a. en illustration af, hvordan Skandinavisk 1 kunne anvendes på en luftfrisker, der lignede WUNDER-BAUM.
JSL anfægtede også, at sagen skulle hjemvises: Sø- og Handelsretten kunne selv tage stilling til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse, da alle relevante omstændigheder forelå.
Ankenævnet påstod principalt frifindelse og subsidiært hjemvisning. Nævnet anførte:
Domstolsprøvelsens rammer: Sø- og Handelsretten bør udvise tilbageholdenhed ved prøvelse af nævnets skønsmæssige vurderinger. En tilsidesættelse kræver et "sikkert grundlag". Nævnet er sammensat af sagkyndige medlemmer og formandskab med dommerkvalifikationer.
Korrekt retsanvendelse: Nævnet havde anvendt den relevante EU-praksis (SABEL/Puma, C-251/95; Intel, C-252/07; m.fl.) og foretaget en helhedsvurdering. Den blotte tanke, at begge mærker indeholder et grantræ, er ikke tilstrækkelig; der kræves lighed i den konkrete udformning. Ellers ville man opnå en ulovlig motivbeskyttelse.
Betydelige visuelle forskelle: Som uddybet i nævnets kendelser er de to figurers formsprog så forskellige, at forbrugeren ikke vil forbinde dem. Kombinationen med ordet "Skandinavisk" i de to andre mærker mindsker yderligere enhver sammenhæng.
EUIPO- og nævnspraksis: Nævnet henviste til tidligere sager, bl.a. V 14/98 (Lacoste-krokodille), AN 2011 02903 og EU-Domstolens SABEL/Puma-dom, som fastslår, at en ensartet idé ikke giver eneret, hvis mærkerne i øvrigt er forskellige.
Subsidiært hjemvisning: Såfremt retten måtte finde, at der forelå "sammenhæng", skulle sagen hjemvises til nævnets stillingtagen til de øvrige betingelser i § 15, stk. 3, nr. 1 (utilbørlig udnyttelse/skade), da nævnet ikke havde taget stilling hertil.
Sø- og Handelsretten indledte med at fastslå prøvelsens omfang: Retten prøver fuldt ud det faktuelle grundlag og retsanvendelsen, mens en tilsidesættelse af nævnets skønsmæssige vurderinger kræver et "sikkert grundlag".
Retten noterede, at det var ubestridt, at JSL's mærker var velkendte, og at der var varesammenfald. Disse forhold var indgået i nævnets vurdering.
Vedrørende JSL's anbringende om, at nævnet havde anvendt en forkert retlig målestok, udtalte retten:
"Når de oplysninger, der er fremkommet under sagen ved Sø- og Handelsretten vedrørende brugen og den angivne velkendthed af Julius Sämann Ltd’s varemærker, sammenholdes med oplysningerne i ankenævnets kendelser og disses begrundelse, finder retten ikke, at der er godtgjort grundlag for at fastslå, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker ikke traf de omhandlede tre afgørelser på det relevante retlige grundlag med inddragelse af de relevante og fornødne faktiske oplysninger."
Retten tiltrådte herefter nævnets skønsmæssige vurdering:
"Idet retten hertil bemærker, at det kan tiltrædes, at de omtvistede figurmærkers konkrete udformning visuelt fremtræder med betydelige stilistiske og udtryksmæssige forskelligheder, og at den omstændighed, at mærkerne hver især alle konceptuelt indeholder et grantræ, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at kriteriet om »sammenhæng« mellem mærkerne kan anses for opfyldt, er det efter en samlet vurdering rettens opfattelse, at der ikke foreligger det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelser af 10. juni 2022."
Denne udtalelse afskærer også spørgsmålet om forvekslingsrisiko, idet retten supplerede:
"... at der under de beskrevne omstændigheder ikke ses at være risiko for forveksling mellem parternes varemærker, hvorfor der heller ikke med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er grundlag for at ændre ankenævnets afgørelser."
Retten afviste dermed samtlige JSL's påstande.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.
Julius Sämann Ltd pålægges at betale sagsomkostninger til Ankenævnet med 50.000 kr. inden 14 dage, idet beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
