Sø- og HandelsrettenSø- og Handelsretten tog stilling til, om Ankenævnet for Patenter og Varemærker med rette undlod at behandle en indsigelse om dobbeltbeskyttelse af en brugsmodel. Sagsøgerne – konkurrenter til indehaveren – gjorde gældende, at registreringen af brugsmodellen BR 2020 00038 Y3 var i strid med retsgrundsætningen om forbud mod dobbeltbeskyttelse, da indehaveren allerede havde en identisk brugsmodel (BR 2020 00030). Retten fandt, at patentmyndighedens prøvelse efter Brugsmodellovens § 19, stk. 1, er begrænset til formelle betingelser, og at dobbeltbeskyttelse er et materielt spørgsmål, som myndigheden ikke er forpligtet til at påse ex officio. Ankenævnet blev derfor frifundet, og påstanden om hjemvisning afvist.
Sagen anlagt af FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS, BIOGEN (DENMARK) A/S og Samsung Bioepis NL B.V. (sagsøgere) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (sagsøgte). Biintervenient til støtte for sagsøgte var Fresenius Kabi Deutschland GmbH, indehaver af de omtvistede brugsmodeller.
Tvisten angik gyldigheden af Ankenævnets kendelse af 5. maj 2021 (sag AN 2020 00017), hvori nævnet lod spørgsmålet om dobbeltbeskyttelse ubehandlet og stadfæstede registreringen af brugsmodel BR 2020 00038 Y3 (”BM ’038”).
Fresenius Kabi Deutschland GmbH fik den 26. maj 2020 registreret brugsmodellen BR 2020 00030 (BM ’030) på baggrund af en forgrening fra en europæisk patentansøgning. Den 10. juli 2020 registrerede Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) endnu en brugsmodel til Fresenius, BR 2020 00038 (BM ’038), ligeledes en forgrening fra samme europæiske ansøgning.
Det var ubestridt, at krav 1 i BM ’038 var identisk med krav 1 i BM ’030, og at begge havde samme indehaver og prioritetsdato. Ved indleveringen af ansøgningen til BM ’038 gjorde Fresenius desuden udtrykkeligt PVS opmærksom på identiteten.
Sagsøgerne indbragte registreringen af BM ’038 for Ankenævnet efter Brugsmodellovens § 25, stk. 3, og nedlagde påstand om ophævelse, bl.a. under henvisning til dobbeltbeskyttelse i strid med en ulovbestemt retsgrundsætning.
Under skriftvekslingen for Ankenævnet gav Fresenius den 27. november 2020 afkald på BM ’030 i henhold til brugsmodellovens § 49. Ankenævnet afsagde kendelse den 5. maj 2021 og udtalte:
Med brev af 27. november 2020 gav indklagede afkald på dansk brugsmodel nr. DK 2020 00030, jf. BML § 49. Ankenævnet finder derfor, at der ikke længere er grundlag for at vurdere spørgsmålet om dobbelt beskyttelse. I den forbindelse skal nævnes, at spørgsmålet om dobbelt beskyttelse, i lighed med spørgsmålet om (frembringerisk) enhed, er af ordensmæssig karakter og ikke udgør en absolut hindring for registrering af en brugsmodel, jf. BML §§ 1-5, jf. også § 47.
Ankenævnet stadfæstede derfor PVS’ registrering af BM ’038.
Sagsøgerne nedlagde to påstande:
Ankenævnet påstod frifindelse over for påstand 1 og afvisning – subsidiært frifindelse – over for påstand 2.
Biintervenienten Fresenius støttede Ankenævnet.
Behandlingen af en brugsmodelansøgning reguleres af brugsmodellovens § 19:
Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at den begrænsede prøvelse skal sikre en hurtig og billig registreringsproces. PVS foretager dog også et vist teknisk eftersyn ud over de nævnte bestemmelser, jf. administrative retningslinjer, men dette ændrer ikke på den lovbestemte ramme.
Efter registrering kan enhver anmode om administrativ prøvning efter § 50, og en brugsmodel kan kendes ugyldig ved domstolene efter § 47. Spørgsmålet om dobbeltbeskyttelse er ikke nævnt som en ugyldighedsgrund i § 47.
Sagen rejste to centrale spørgsmål: (1) om overtrædelse af et eventuelt forbud mod dobbeltbeskyttelse skulle have været påset af PVS og Ankenævnet, og (2) om Fresenius’ afkald på BM ’030 betød, at spørgsmålet var bortfaldet.
Sagsøgerne anførte:
Ankenævnet gjorde gældende:
Retten lagde til grund, at spørgsmålet om dobbeltbeskyttelse er et materielt spørgsmål, der angår den beskyttede frembringelses nyhed i forhold til tidligere rettigheder. Det falder uden for den formelle prøvelse, som PVS er forpligtet til at foretage efter brugsmodellovens § 19, stk. 1.
Patentmyndigheden er ved modtagelse af en brugsmodelansøgning som udgangspunkt alene forpligtet til at påse, at ansøgningen vedrører en frembringelse, der efter sin art kan opnå beskyttelse, at der ikke i samme ansøgning søges om beskyttelse af flere af hinanden uafhængige frembringelser, og at ansøgningen ikke er blevet ændret på utiladelig måde. Der er herved tale om en formel prøvning, som harmonerer med lovens formål om en hurtig og billig registrering.
Den mere indgående prøvelse af materielle betingelser – herunder nyhed og frembringelseshøjde – kræver en særskilt anmodning fra ansøger efter § 19, stk. 2. Retten fandt på den baggrund, at patentmyndigheden ikke er forpligtet til at påse et eventuelt spørgsmål om dobbeltbeskyttelse, når den foretager prøvelse efter § 19, stk. 1.
Det var derfor berettiget, at Ankenævnet undlod at inddrage spørgsmålet i sin kendelse af 5. maj 2021.
Påstanden om hjemvisning
Retten afviste sagsøgernes påstand 2 om hjemvisning, fordi den ikke havde et selvstændigt indhold, men blot var en naturlig følge af, hvis påstand 1 var blevet taget til følge. Retten henviste herved til Højesterets dom af 7. april 2022 i sag BS-4906/2021-HJR.
Sagsomkostninger
Ved fastsættelsen af sagsomkostninger fandt retten, at Retshåndhævelsesdirektivet (2004/48/EF) ikke fandt anvendelse, idet sagen ikke angik krænkelse eller håndhævelse af intellektuelle rettigheder, jf. direktivets artikel 14, jf. artikel 1-3, og med henvisning til Østre Landsrets afgørelse i sag BS-19068/2020-OLR (gengivet i U 2022.3895 Ø). Sagsomkostningerne blev fastsat til 100.000 kr. til dækning af advokatudgift.
