Sø- og Handelsretten: Afvisning af midlertidigt forbud mod tillægsetikettering af parallelimporteret lægemiddel Pifeltro

Sagen angik en begæring om midlertidigt forbud, indgivet af sagsøgerne Merck Sharp & Dohme LLC, Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (MSD) mod Abacus Medicine A/S (Abacus). Konflikten vedrørte Abacus' parallelimport og tillægsetikettering af MSD's hiv-lægemiddel Pifeltro (100 mg, 30 filmovertrukne tabletter i flaske), særligt etiketteringen af den indre emballage (flasken).

MSD's Hovedargumenter

MSD gjorde gældende, at Abacus' tillægsetikettering af flasken krænkede MSD's varemærkerettigheder ved at tilsidesætte tre af de fem BMS-kriterier, som EU-Domstolen har opstillet for lovlig parallelimport af lægemidler, jf. Varemærkeloven § 10 a, stk. 2. Tillægsetiketten dækkede den originale etiket fuldstændigt, inklusiv MSD's varemærker (Pifeltro®, MSD®, MSD logoer) og MSD's branding (farver og skrifttyper).

MSD påstod tilsidesættelse baseret på:

• Nødvendighedskriteriet (første BMS-kriterie): MSD hævdede, at den totale ometikettering, hvor mere end halvdelen af den nye etiket var blank, gik langt ud over, hvad der var nødvendigt for at opnå markedsadgang i Danmark. MSD argumenterede for, at flasken i daglig brug reelt fungerer som den primære emballage, idet patienterne ofte smider papæsken væk. MSD henviste til en eksperterklæring fra en brandingekspert, som mente, at tildækningen var unødvendig og alene kommercielt motiveret.
• Skade på omdømme (fjerde BMS-kriterie): MSD gjorde gældende, at Abacus ikke havde løftet bevisbyrden for, at tildækningen af MSD's firma- og produktvaremærker og genpåførelse af kun Pifeltro® på en i øvrigt anonym flaske, ikke skadede MSD's omdømme og varemærkernes værdi (brand equity). Dette skabte tvivl om oprindelsen og afbrød den visuelle forbindelse mellem produktet og MSD.
• Notifikationskriteriet (femte BMS-kriterie): MSD mente, at Abacus havde tilsidesat notifikationsforpligtelsen ved ikke loyalt at give MSD tilstrækkelige oplysninger – specifikt en juridisk begrundelse – for, hvorfor den valgte form for tillægsetikettering af den indre pakning var nødvendig.

Abacus' Hovedargumenter

Abacus påstod frifindelse og bestred, at nødvendighedskriteriet overhovedet fandt anvendelse på selve formen for tillægsetikettering af inderpakningen, men kun på valget mellem ompakning eller ometikettering af yderpakningen, jf. EU-Domstolens praksis (f.eks. C-348/04). Abacus fremhævede, at:

• Nødvendighedskriteriet: Kriteriet vedrører ikke fremgangsmåden eller formen for etiketteringen af inderpakningen. Abacus' etikettering var industrikonform, og påstanden om at flasken er den "egentlige" emballage var uden juridisk betydning.